"非微不足道"有望成为美外观设计侵权裁判新规(张 焱 董红海)
时间: 2013-09-12 15:36:58
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2007年11月26日，美国联邦巡回上诉法院(CAFC)决定全体法官满席重审Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc外观设计侵权案，在美国知识产权界引起强烈反响。该案的重审意味着有可能在传统的外观设计侵权判断方法--"新颖点"法和"普通观察者"法之外，引入"非微不足道"法（non-trivial advance，相当于中国的"创造性"标准）的新侵权判断标准，一旦成为现实，将对"要素组合式外观设计"的侵权判断产生颠覆性的影响。
2003年3月21日， Egyptian Goddess, Inc公司在美国德州北区法院起诉Swisa,IN和Dror Swisa两公司侵犯了其专利号为USD467，389、名为"指甲亮光器"（nail buffer）的外观设计专利权。
两被告立即向地区法院提出专利无效反诉及不侵权的简易判决请求，地区法院经审理认为被告的产品没有包含外观设计专利的新颖点，根据新颖点和普通观察者法不构成侵权，一审判决两被告的产品不侵犯原告的外观设计专利权。
原告Egyptian Goddess, Inc公司不服一审判决，向CAFC提出上诉。二审法庭多数意见（Archer 和Moore法官）支持一审判决，他们认为，"对于构成新颖点的、人们熟知的设计要素的组合，相对于在先技术这种组合必须是非微不足道的"。也就是说，相对于现有技术，一项外观设计的"新颖点"必须是"非微不足道"的改进(non-trivial advance，即具有创造性的)，否则不构成侵权。原告的专利只是简单的要素组合，两被告的产品并不侵犯其外观设计专利权。2007年8月29日，CAFC判决二被告不侵犯原告的专利权。
而该案另一名法官DYK对此发表了不同意见，他认为，"有创造性的特征的新颖点，与新颖点必须有创造性不是同一概念，也不能互相混淆。"DYK法官明确反对"一项外观设计的'新颖点'必须是'非微不足道'的改进"的观点。他认为，"目前还没有任何案例支持：'组合式的新颖点必须具有非微不足道的改进'。"
CAFC的判决在美国知识产权界引起强烈地反响。在该案中，CAFC首次在外观设计的侵权审判中引入了"非微不足道"的判断标准,而同时，DYK法官对此表示了强烈地反对，在以前的案例与美国成文法中也都没有过相关的规定。而且一旦引入新的判断标准，美国大量的组合式外观设计就有可前遭遇无效的危险，该标准如果被采用无疑在美国投下了一枚重磅炸弹。
介于来自各界的强大压力，2007年11月26日，CAFC决定全体法官满席重审此案。重新审视"非显而易见"标准能否适用于外观设计侵权判断。"非显而易见"标准的引入与美国目前倡导的提高实用专利创造性的要求一致，而美国法院近年来一直强调避免僵硬地适用传统的侵权判断方法，新的判断标准能否采用就变得格外引人注目。
如果CAFC最终决定引入新判断标准，美国大量的要素组合式外观设计专利将丧失杀伤力，甚至可能被轻易地无效掉。我国出口企业的侵权风险将大大降低，届时，我国工业外观设计产业将赢来一个很好的发展契机。对中国从"世界工厂"向"创意大国"转变具有非常积极的意义。我们将密切关注该案的进展，为企业提供参考。
2003年3月21日， Egyptian Goddess, Inc公司在美国德州北区法院起诉Swisa,IN和Dror Swisa两公司侵犯了其专利号为USD467，389、名为"指甲亮光器"（nail buffer）的外观设计专利权。
两被告立即向地区法院提出专利无效反诉及不侵权的简易判决请求，地区法院经审理认为被告的产品没有包含外观设计专利的新颖点，根据新颖点和普通观察者法不构成侵权，一审判决两被告的产品不侵犯原告的外观设计专利权。
原告Egyptian Goddess, Inc公司不服一审判决，向CAFC提出上诉。二审法庭多数意见（Archer 和Moore法官）支持一审判决，他们认为，"对于构成新颖点的、人们熟知的设计要素的组合，相对于在先技术这种组合必须是非微不足道的"。也就是说，相对于现有技术，一项外观设计的"新颖点"必须是"非微不足道"的改进(non-trivial advance，即具有创造性的)，否则不构成侵权。原告的专利只是简单的要素组合，两被告的产品并不侵犯其外观设计专利权。2007年8月29日，CAFC判决二被告不侵犯原告的专利权。
而该案另一名法官DYK对此发表了不同意见，他认为，"有创造性的特征的新颖点，与新颖点必须有创造性不是同一概念，也不能互相混淆。"DYK法官明确反对"一项外观设计的'新颖点'必须是'非微不足道'的改进"的观点。他认为，"目前还没有任何案例支持：'组合式的新颖点必须具有非微不足道的改进'。"
CAFC的判决在美国知识产权界引起强烈地反响。在该案中，CAFC首次在外观设计的侵权审判中引入了"非微不足道"的判断标准,而同时，DYK法官对此表示了强烈地反对，在以前的案例与美国成文法中也都没有过相关的规定。而且一旦引入新的判断标准，美国大量的组合式外观设计就有可前遭遇无效的危险，该标准如果被采用无疑在美国投下了一枚重磅炸弹。
介于来自各界的强大压力，2007年11月26日，CAFC决定全体法官满席重审此案。重新审视"非显而易见"标准能否适用于外观设计侵权判断。"非显而易见"标准的引入与美国目前倡导的提高实用专利创造性的要求一致，而美国法院近年来一直强调避免僵硬地适用传统的侵权判断方法，新的判断标准能否采用就变得格外引人注目。
如果CAFC最终决定引入新判断标准，美国大量的要素组合式外观设计专利将丧失杀伤力，甚至可能被轻易地无效掉。我国出口企业的侵权风险将大大降低，届时，我国工业外观设计产业将赢来一个很好的发展契机。对中国从"世界工厂"向"创意大国"转变具有非常积极的意义。我们将密切关注该案的进展，为企业提供参考。